专利侵权司法实务对发明、实用新型专利申请文件撰写的借鉴

专利制度赋予了专利人在一定期限内对市场形成合法的“垄断”，以此鼓励创新，促进科学技术的进步。专利权人可以将专利权商业化、产业化，从而获得商业利益。但是高价值的专利权往往容易引人关注，有可能被竞争对手所利用。这就要求我们在撰写专利申请文件的时候要提前考虑到将来可能出现的争议，尽量完善专利申请文件的撰写，最大限度地保护自身的合法权益。笔者通过专利侵权司法实务的角度，结合实务中的经验和教训，谈谈如何优化专利申请文件的撰写。

一、权利要求书中每个技术特征应当为最小技术单元，避免将多个技术特征合并表述

例如，一份权利要求书撰写如下：一种自行车，包含二个轮子，……。这样的表述容易在审理侵权案件时出现争议，审判人员容易将“二个轮子”作为一个技术特征，如果被控侵权自行车包含权利要求的其他技术特征，但是轮子为四个轮子，审判人员极有可能根据“全面覆盖原则”判定被控侵权产品未落入原告专利权的保护范围。虽然我们可以根据说明书及附图，或者专利审查档案解释二个轮子实际上为两个技术特征，即前轮和后轮，而非一个技术特征。但是，申请人在撰写专利申请文件的时候应当尽量避免造成这种歧义，避免将多个技术特征合并表述成一个技术用语，以免让审判人员将合并后的技术用语误认为是一个技术特征。上述例子中的权利要求书最好撰写成：一种自行车，包含前轮，后轮，……。

二、避免遗漏说明书中的技术方案

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这就是所谓的“捐献原则”，在说明书或附图中描述但未记载在权利要求书中的技术方案视为放弃，捐献给社会。例如，一件发明的权利要求书撰写如下：一种自行车，由铝合金制成……，并在说明书中披露了所述自行车还可以由镁合金，钛合金，不锈钢等其他金属材料制成。那么，如果被控侵权产品是由镁合金制成，就不落入专利权的保护范围。尤其要注意的是，在这种情况下，也不能适用等同原则，认为镁合金是铝合金的等同特征。如果说明书没有其他实施例的话，也许可以适用等同原则，但是一旦说明书中包含其他并列的实施例，这些并列的实施例就视为权利人放弃的技术方案，在将来的侵权纠纷中不能再以“等同侵权”为由重新纳入专利权的保护范围。

三、考虑尽量多的等同特征，在撰写专利申请文件时尽量将潜在侵权技术方案纳入保护

虽然在专利侵权裁判实务中纳入了“等同侵权”原则，适当扩大了专利权的保护范围。但是在司法实务中，审判人员对等同侵权的判断是存在一定的主观性的，这是无法避免的。为了避免造成这种不确定性，防止权益的受损，申请人应当在撰写专利申请文件时考虑尽量多的等同特征，包括相似要素、替代元件、类似手段、步骤顺序等，可采用合理上位概括、多层次列举的撰写方式将更多的技术方案纳入专利权的保护范围。

功能性特征撰写的权利要求，应当在说明书以及从属权利要求中用尽量多的实施例说明可实现功能的多种等同方式。

四、权利要求书中要避免不必要的限定，避免将非必要技术特征写入独立权利要求

例如，一项方法权利要求，包括多个步骤，我们应当尽量避免对步骤顺序作出限定，除非实现发明的技术效果必须需要特定的顺序步骤之外。此外，我们也尽量不要对使用环境、领域和用途等作不必要的限定。例如，一种用于高速列车的烟雾传感器，包括……。这样的权利要求很有可能被解释为涉案权利要求所要保护的烟雾传感器只能适用于特定的环境，如高速列车。如果被控侵权产品是用于办公场所，则有可能被法院判定不构成侵权。为了避免出现这样的争议和不确定性，在撰写权利要求书的时候应当尽量规避这种情况。

独立权利要求的技术特征越少，意味着保护范围就越大，同时也意味着在申请阶段审查通过的可能性就越小，审查期限可能会更长，这就需要申请人与审查员之间的充分沟通、辩论，最终达到一个最佳平衡点。

五、在专利的审查和无效审理答复过程中，尽量避免对某些技术方案的放弃或作限缩性陈述

例如一项发明创造的权利要求包括技术方案A和技术方案B，在审查过程中，审查员以某种原因认为技术方案B不符合规定，不能获得专利保护。这个时候申请人需要慎重考虑，不可为了授权而轻率地放弃技术方案。根据专利侵权司法实务中的“禁止反悔原则”，如果申请人放弃了技术方案B，那么在将来可能发生的侵权纠纷中又以等同侵权为由将方案B纳入保护，人民法院是不予支持的。在答复过程中，申请人可以考虑消除技术方案B不能获得专利保护的缺陷，或者将技术方案A或者技术方案B进行合理地上位概括。

六、除非特别必要，权利要求尽量避免采用封闭式组合的写法，宜采用开放式写法

尤其在组合物发明的权利要求中，应尽量避免封闭式组合的写法。例如，一种油漆，由A、B和C组成。这样的权利要求只能解释为涉案专利要求保护的油漆是由A、B和C组成，不含其它成分（杂质除外）。如果被控侵权人的产品还包含D，则不构成侵权。为了避免出现这种情况，一般情况下，应该按照以下写法：一种油漆，包含A、B和C。

七、权利要求采用数值范围特征须慎重

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十二条规定，权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。

从上述规定可以看出，数值范围特征限定的权利要求在侵权司法实务中适用等同侵权的空间极小。因此，除非特别必要，专利申请人也应尽量避免采用数值范围特征。

八、如果可能，可以考虑在产品权利要求书中增加使用方法权利要求

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

以上司法解释规定了被控侵权人使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品且已支付该产品的合理对价的，权利人无权阻止被控侵权人继续使用、许诺销售或者销售。在这种情况下，对于专利权人而言，如果有可能的话，可以考虑在产品权利要求书中增加使用方法权利要求，从而更好地保护自身权益。如果被控侵权人继续“使用”侵权产品的话，构成侵犯使用方法权利要求。

九、涉及产品制造方法的权利要求，如有可能，应尽量包含产品权利要求

一般情况下，权利人证明产品侵权比证明方法侵权容易，因为产品的制造方法往往在被控侵权人的掌握之下，权利人难以获取。虽然对于新产品的制造方法发明，法律对举证责任进行了倒置，但是为了全方位地保护发明成果，权利人同样应当在撰写申请文件时包含产品权利要求。

此外，方法权利要求和产品权利要求的保护范围也是略有区别。例如权利人拥有一项制造一种钢材的方法权利要求，被控侵权人将该钢材用于制造汽车外壳，属于使用该专利方法直接获得的产品，构成侵权。但是后续销售汽车的行为就不构成侵权，不属于销售用该专利方法直接获得的产品。但是，如果权利人也拥有该钢材的产品权利要求，则后续销售汽车的行为同样属于对专利产品的销售，侵犯了产品专利权。

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